确认不侵害专利权之诉的法律渊源

《专利法》第二十条规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”。

对此，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中做出了进一步规定，“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

也即是说，对于确认不侵权之诉的提起要件如下：

  1. 被警告人收到权利人发出的专利权警告；
  2. 被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权；
  3. 自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。

前面的司法解释看似完善清楚的规定了确认不侵害专利权之诉的受理要件，但是对于何谓侵权警告？被警告人及利害关系人向权利人发出书面催告是否为必要的前置流程？通过行政程序进行专利纠纷处理是否应当视为权利人不撤回警告也不提起诉讼？确认不侵害专利权之诉的管辖规定是什么？确认不侵害专利权之诉的涉案产品如何确定？审理范围是什么？以及被警告人及其利害关系人是否可以就侵权警告行为请求赔偿？均存在法律规定不清楚、不明确的情况。本文笔者将通过官方渠道如法院官网、法官发表的期刊论文、以及相关裁判案例逐步探讨前述问题。

何谓侵权警告？

参考徐卓斌法官发表的期刊论文“确认不侵害专利权之诉若干疑难问题”，其中提到“在专利法语境中，侵权警告应是指权利人通过直接或间接的方式向相对方主张侵权，但又怠于通过法定程序解决纠纷，致使相对方是否侵权问题长期处于不确定状态。”

[^1]: 确认不侵害专利权之诉若干疑难问题，《知识产权》，徐卓斌，确认不侵害专利权之诉若干疑难问题 - 最高人民法院知识产权法庭 (court.gov.cn)

借用徐法官的前述定义，可知所谓侵权警告，只要是权利人曾经通过直接或者间接形式主张权利，又怠于通过法定程序解决纠纷，致使相对方是否侵权问题长期处于不确定状态，即可认定为侵权警告。此种给出定义描述而非穷举具体侵权警告类型的方式，也说明了实际上的“侵权警告”并不是特定的某几种情形，而是任意的、来自权利人给出的警告致使被警告人或者利害关系人陷入不安状态的警告方式，均应当被认定为侵权警告。在《确认不侵害专利权之诉若干疑难问题》中，徐法官也进一步解释道：“所谓‘侵犯专利权的警告’，其关键在于使潜在的侵权之诉被告感受到了威胁和不安，其具体警告方式并无定形”。

从《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》中给出的“上诉人VMI荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司与被上诉人萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵害专利权纠纷案【（2019）最高法知民终5号】”，该案件的裁判要旨中指出，“专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，**可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。**”该裁判要旨亦符合徐法官侵权警告“无定形”的观点。该裁判要旨实质上将“侵权警告”逐步扩大到了各种致使利害关系人陷入不安状态的警告形式。

另外，虽然《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条所规定的确认不侵权之诉起诉条件是“未向人民法院起诉”，并未明确规定通过行政机关提起专利纠纷行政裁决是否属于提起“确认不侵害专利权之诉”的否定条件。但从徐法官所发表的论文可知，对于此种情况法院一般倾向于尊重行政处理程序处理专利纠纷。因为在《专利法》第六十五条规定，专利权人在处理专利侵权纠纷时，有权选择向人民法院起诉，也有权请求管理专利工作的部门处理，此为法定的专利维权的两个途径，行政机关处理有效率高、取证快、成本低等特点，因此在我国现行法律支持专利权人进行行政维权的前提下，应当予以鼓励和尊重，只有在相关利害关系人无法参与相关行政纠纷调处程序时，方才认为其符合提起确认不侵害专利权之诉的条件，有助于节约司法资源，提高案件处理效率。**即，相关利害关系人无法参与到相关专利行政纠纷时，相关的专利行政纠纷就构成了对于相关利害关系人的专利侵权警告，并且在符合相关构成要件的前提下，相关利害关系人可以向法院提起确认不侵害专利权之诉，以保障自身权益**。

书面催告是否为必要前置条件？

参考前文提及的徐法官论文，他认为：“书面催告与侵权警告一样，是就提起确认不侵害专利权之诉设置的障碍条件，其本意是防止任意提起确认不侵权之诉，但滥诉是否为现实威胁值得观察。在例外情形下，对书面催告权利人的要求也应允许作扩张解释”。

也即是说，在当前的司法环境下，“书面催告”仍是提起确认不侵害专利权之诉的必要前置条件。而不经过“书面催告”而提起确认不侵害专利权之诉属于例外情形。

在(2016)苏民终610号民事裁定书中，江苏省高级人民法院通过二审庭前谈话的方式，明确了专利权人仍然保留侵权指控的意思表示，故此认定“机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转”，从而裁定被侵权警告方符合提起确认不侵权之诉的条件，并指定苏州市中级人民法院继续审理本案。对于本案，专利权人在前案中表示了是“因取证困难”而撤诉。结合被告提起确认不侵害专利权之诉而负有相应的举证责任的情形，笔者认为苏州高院裁定被警告人符合提起确认不侵害专利权之诉的条件，实际上减轻了原告的取证难度，通过此种方式巧妙使得“举证责任倒置”，有助于案件定分止争。此种方式虽为例外，但亦有其可取之处。

管辖规定

《最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中明确了：“**确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖**”。

为何确认不侵害知识产权之诉会被认定为侵权类诉讼呢？在前文提及的徐法官论文中，徐法官认为“在专利权领域，侵权之诉与确认不侵权之诉的关键问题，均是判断产品或方法是否落入专利权的保护范围这一法律事实问题，侵权之诉实质上包含着确认之诉，也可以认为确认不侵权之诉实质上是侵权之诉的一部分，因而其具有侵权之诉的属性，只不过此诉中原被告地位发生反转”，故侵权之诉以及确认不侵权之诉作为侵权纠纷的一体两面，应当就被警告的事实来确定不侵害专利权之诉的管辖，既可以适用一般管辖规定由确认不侵权之诉的被告（即专利权人）所在地的法院管辖，亦可以基于被警告的侵权行为发生地来确定管辖法院。

被警告产品的确定

参考最高人民法院知识产权法庭官网所给出的《确认不侵害专利权纠纷中被警告侵权产品的确定》，最高人民法院认为，在侵权警告函中明确列明被警告产品的情况下，确认不侵权之诉的受理范围可以依据侵权警告函权利人所列明的侵权行为和产品范围来确定；如果权利人的侵害专利权警告未明确其所指向的具体被警告侵权产品，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权案件所应审理的具体被警告侵权产品范围。

具体的，在（2022）最高法知民终1744号案中，专利权人在其侵权警告函中仅仅提及了被警告人“手机检测门产品”涉嫌侵权，则可以认为专利权人所指定的是被警告人所经营的全部“手机检测门产品”，被警告人可以依据自身情况，选择相应的“手机检测门产品”提起确认不侵权之诉，人民法院亦应当就该产品是否落入涉案专利权的保护范围进行审理。

关于审理范围

参考最高人民法院知识产权法庭官网所给出的《确认不侵害专利权纠纷的审理范围》，与专利侵权诉讼类似，专利权人有权主张或者明确涉案的权利要求，法院应当基于处分原则，依照专利权人主张的权利范围一一作出审理。

最高人民法院认为，“在确认不侵害发明或实用新型专利权纠纷案件中，人民法院亦应要求权利人明确其主张的权利要求。权利人主张多个权利要求的，原则上可以首先审查争议产品技术方案是否落入权利人所主张的保护范围最大的权利要求的保护范围；如果审查结论是争议产品技术方案不落入该权利要求的保护范围，则当然亦不落入援引该权利要求的从属权利要求的保护范围；如果审查结论是争议产品技术方案落入保护范围最大的权利要求的保护范围，则通常还需要对争议产品技术方案是否落入权利人所主张的其他权利要求的保护范围进行审查。如果当事人主张争议产品使用的是现有技术的，还应对落入涉案专利权保护范围的技术特征与现有技术方案中的相应技术特征进行比对，并对争议产品是否使用的是现有技术进行认定。”

关于赔偿问题

参考最高人民法院知识产权法庭官网所给出的《在确认不侵害专利权诉讼中不宜支持原告要求被告赔偿合理开支的诉讼请求》，即在（2022）最高法知民终1009号案中最高院认为，在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求。专利权人对其所发侵权警告也负有必要的审慎注意义务，使其行为符合合法性、正当性要求，遵循诚实信用、权利不得滥用等原则，防止对被警告人或利害关系人权利的正当行使和正常经营秩序造成妨害。如果专利权人存在权利滥用、实施不正当竞争等行为致被警告人或利害关系人权益受损的，受损害方可以依据反不正当竞争法及其司法解释的规定另行主张损害赔偿。

即仅就“确认不侵害专利权之诉”而言，被警告人本质上的诉求尽可以包括确认其不侵害涉案专利的专利权，并不包括“损害赔偿”的请求权基础。当且仅当专利权人在进行侵权警告时，滥用权利、实施不正当竞争行为给被警告人造成了损害的情况下，方才能够根据损害事实主张损害赔偿。

另外，确认不侵害专利权之诉和损害赔偿之诉本质上属于两个诉，但因为二者存在明显的牵连关系，在实务中通常作为重叠合并之诉进行审理，被警告人可以在一个合并的诉中既提出确认不侵害专利权的诉请，也可以提出损害赔偿的诉请。同时，由于当且仅当先位的确认不侵害专利权之诉成立的情况下，损害赔偿的审理才具有意义，因此在实务中通常依照先位诉请确认管辖。

总结

首先，关于确认不侵权之诉的法律渊源，来自《专利法》所规定的“诚实信用原则”，更具体的细则规定来自于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中做出的规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

其次，对于“侵权警告”并无具体的规定，其关键在于使潜在的侵权之诉被告感受到了威胁和不安，“侵权警告”的具体形式还可以包括“专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告”。

最后，“确认不侵权之诉”本身不宜支持原告要求赔偿合理开支的诉讼请求，但是在确认不侵权之诉案件中，涉及不正当竞争纠纷的，可以基于《反不正当竞争法》要求赔偿经济损失以及合理维权开支。